„Die eigentlich strittige Frage, ob Adword-Werbung eine markenmäßige Benutzung darstellt, ist nach wie vor offen“, sagte der BGH-Senatsvorsitzende Joachim Bornkamm nach der Entscheidung des I. Zivilsenats des BGH am 22. Januar 2009 zur Zulässigkeit der Verwendung fremder Kriterien bei der Keyword-basierten Werbung innerhalb der Suchmaschine Google. Anzeigenkunden müssten daher weiterhin vorsichtig sein und mit der Rechtsunsicherheit leben, wenn sie fremde Marken als AdWords verwenden. Markenrechtliche Abmahnungen können teuer sein und kosten in der Regel 1.500 Euro.
„Da eine Entscheidung über die Frage der markenmäßigen Benutzung in der EU einheitlich ausfallen muss, ist diese Auslegung dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten“, sagt Verena Eckert von der IT-Recht-Kanzlei München. Folglich werde es sich noch einige Zeit hinziehen, bis klar ist, ob eine Markenrechtsverletzung auch dann vorliegt, wenn ein Konkurrent die Marke des Mitbewerbers als Google Adword für seine Werbeanzeige verwendet.
Der BGH habe die Rechtsunsicherheit aber zumindest für die Fälle beseitigt, in denen das Gesetz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verlangt. Das sei nicht nur bei geschäftlichen Bezeichnungen der Fall, sondern auch in den Konstellationen, in denen entweder eine nur ähnliche Marke und/oder nur ähnliche Waren betroffen sind. Da der Bundesgerichtshof sich dafür ausgesprochen habe, dass durch die klare Kennzeichnung der Anzeigen als Werbung keine Verwechslungsgefahr gegeben ist, dürfte laut Eckert in solchen Fällen also unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens vor dem EuGH keine Markenrechtsverletzung gegeben sein. pte